Análisis Realizado por el ESTUDIO PALADEA. Ver in fine.
Cese de uso de nombre comercial: Hormigonera Jujuy S.R.L. c/ Urbania S.R.L. s/
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy
Sala/Juzgado: II
Fecha: 7-jun-2021
Cita: MJ-JU-M-133193-AR | MJJ133193 | MJJ133193
1) La denominación que detentaba la empresa Constructora Norte S.R.L. desde su constitución en el año 1975 hasta el 31 de diciembre del año 2010, cuando cesa su actividad comercial (producción y venta de hormigón) y se disuelve en el año 2011 , fue utilizada por la empresa demandada “urbania S.R.L” sin autorización del titular marcario.
2) El Actor remitio carta documento peticionando se abstenga de seguir utilizando su nombre pero lejos de esto, y de manera provocativa, repintó sus camiones y colocó un cartel de grandes dimensiones en la puerta de su empresa.
3) La demandada detenta las instalaciones de la ex Constructora Norte S.R.L., en calle Almirante Brown No 7, en carácter de locataria del predio, pero nunca adquirió el fondo de comercio.
4) El Actor solicito como monto indemnizatorio un porcentaje de las ganancias percibidas por la empresa demandada.
5) Corrido el traslado de la demanda a la parte demandada, reconoció que utilizaba la denominación “Hormigonera Jujuy” para su actividad comercial.
6) También argumento como defensa la parte demandada que al cesar su actividad comercial la empresa “Constructora Norte S.R.L”, los socios cedieron en alquiler el inmueble, con todas las instalaciones a Savino Carrizo, estableciendo en la cláusula décimo segunda del contrato de alquiler, como requisito inexorable, la explotación comercial de elaboración y venta de hormigón.
7) Al contestar el traslado del Art. 301 del C.P.C., el Dr. Alejandro Jorge Meyer hace mención a la empresa Rio Lavayen S.R.L., la cual fue la antecesora de la hoy denominada Hormigonera Jujuy S.R.L.
8) Relata que la empresa Constructora Norte S.R.L. comunicó a todos sus clientes que, ante la imposibilidad de cumplir con las entregas de hormigón pactadas, tenían la opción de solicitar la devolución del dinero o que la entrega de hormigón fuere cumplida por la entonces empresa Rio Lavayen S.R.L.
9) Así es como los socios de aquella empresa le ceden a Rio Lavayen S.R.L. -hoy Hormigonera Jujuy S.R.L.- un listado con los clientes a los cuales debía realizarle la entrega de hormigón.Como contraprestación, le hacen entrega de dos camiones, dos silos, varios artefactos para la producción y venta de hormigón y una lista de la totalidad de su clientela a Rio Lavayen S.R.L.
10) Resalta que entre Rio Lavayen S.R.L. y Hormigonera Jujuy S.R.L. existe una continuidad empresarial y técnica, ya que sólo hay un cambio de denominación social y socios, prosiguiéndose en todo lo relativo a instalaciones, domicilio, personal a cargo, rubro y explotación comercial, parque automotor y gestión, entre otros (fs. 221/231).
11) Los jueces señalaron que la acción civil de cese de uso de marca tiene fundamento legal en el artículo 4° de la Ley No 22.362 que establece que «La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente».
12) Bajo esa premisa, es razonable considerar que un cartel con el nombre de determinada marca o producto constituye uno de los elementos de publicidad por antonomasia a fin de atraer a posibles clientes.
13) En este orden de ideas, y vinculado al tópico que nos ocupa, se ha sostenido que «(.) esto sucede frecuentemente cuando el vendedor coloca carteles y marquesinas en el frente exterior de su negocio con la marca ajena. El tamaño e importancia de los mismos harán creer que el dueño del local es el propio titular de la marca o bien un vendedor exclusivo. No siéndolo, ese uso constituye claramente una violación al derecho marcario» (Otamendi, Jorge, «Derecho de Marcas», Abeledo Perrot, segunda edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, p. 267).
14) En igual sentido, también la C. S.J.N. ha sostenido que «.los principios y fundamentos de la legislación marcaria, apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora ínsita en el derecho, al uso exclusivo del nombre comercial» (causa «New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán s/ nulidad de marca. Daños y perjuicios»; Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 03 de abril del 2001, Fallos:324:951).
15) Los jueces señalaron que la parte demandada al contestar la demanda, argumentaba que fue Constructora Norte S.R.L., la cual al celebrar el contrato de locación y establecer el destino para el que debía ser utilizado el inmueble, dio continuidad con la explotación y nombre comercial que venían usando desde 1968.
16) Pero es claro que a ese momento la empresa se encontraba liquidada y nadie puede transmitir un derecho mejor del que posee, por lo que la defensa articulada no puede prosperar. Esto se encuentra contemplado en el Art.30 de la Ley de Marcas y Designaciones No 22.362, que dispone que el derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada.
17) Siendo que Hormigonera Jujuy S.R.L. fue creada e inscripta en el Registro Público de Comercio con anterioridad a la celebración del contrato de locación entre Urbania S.R.L. y los ex- socios de Constructora Norte S.R.L., se encontraba disuelta al momento de su celebración, el uso de la denominación «Hormigonera Jujuy» le corresponde exclusivamente a la actora.
18) Se resolvió que correspondia hacer lugar a la demanda por cese de uso de nombre comercial promovida por Hormigonera Jujuy S.R.L. en contra de Urbania S.R.L., quien deberá abstenerse de utilizar el nombre comercial «Hormigonera Jujuy», tanto del frente de la planta procesadora de áridos ubicada en calle Almirante Brown No 7, como de todos los camiones, mixers y silos.
19) Quedando determinar el monto indemnizatorio actualizado correspondiente al 20% anual de las ganancias producidas por Urbania S.R.L., por venta de áridos y hormigón, desde el inicio de su actividad y hasta la fecha.
ANALISIS DEL ESTUDIO PALADEA
Resalto que uno de los votos disidentes sostiene que no se trataba de una cuestión marcaria al decir:
“(…) Que la demandada nunca interrumpió el uso del nombre del giro comercial, configurando un obrar reprochable en la actora (competencia desleal), al constituir una Sociedad Comercial con idéntica denominación a sabiendas de la utilización de otro, sin la oportuna intimación. Incumplió con la carga de notificar en forma oportuna, clara y fidedigna. Realizó el trámite formal de regularización de la Sociedad con un nombre que sabía que estaba siendo utilizado por el demandado, notificándolo dos años después. Tal notificación debió ser personal, no es intercambiable con la publicación en el Boletín Oficial, ni con cualquier otro medio de publicidad (como pretende fundamentar la promotora). La conducta de la actora se encuentra reñida con la buena fe negocial. Tal omisión adquiere significación si se tiene en cuenta las consecuencias que el cambio del nombre importaba para el locador (aquí demandado).(…)”.
No comparto los argumentos del voto disidente al exponer sin fundamentos con respaldo probatorio que acredite la mala fe de la parte actora, cuando sostiene el conocimiento por parte del mismo de la utilización de dicho nombre comercial por la parte demandada.
Si, muy por el contrario, adhiero al fundamento expuesto por la mayoría y basándome en el aforismo latino jurídico “el primero en el tiempo es mejor en el derecho“.
A esta conclusión arribo, puesto que de las constancias probatorias hay dos boletos de compraventa firmados y con fechas diferidas en el tiempo por la empresa disuelta, la cual fue realizada en primer término a la parte actora y posteriormente a la demandada. Ello no quita bajo ningún argumento de la jueza disidente, el derecho en expectativa que tenía la parte actora una vez reunido el requisito de interés legítimo– Creación e inscripción en el Registro Público de Comercio con anterioridad a la celebración del contrato de locación entre Urbania S.R.L. y los ex- socios de Constructora Norte S.R.L – para reclamar el cese de uso marcario realizado indebidamente por la parte demandada, y que no tiene relación alguna el que la empresa se encontrara liquidada al momento de la firma de ambos boletos privados, lo cual le impedía como sostienen todos los jueces poder transmitir un mejor derecho del que tenía.(OTAMENDI:2017:340).